Le 10 janvier 2017, la Cour suprême de la République populaire de Chine (RPC) a publié «Dispositions relatives à plusieurs questions relatives à l'audition des affaires administratives impliquant l'octroi et l'affirmation de droits de marque» (Dispositions). Ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er mars 2017. Zhenghan Gong de Novagraaf explique les implications des changements pour les propriétaires de marques et la façon dont les nouvelles dispositions sont appliquées par les tribunaux.
Les dispositions ont été introduites en partie pour lutter contre les demandes de marques déposées en «mauvaise foi» en cherchant à appliquer le principe de bonne foi et à protéger les droits de marque antérieurs. Les enregistrements de mauvaise foi sont un problème rencontré par de nombreuses marques non chinoises et, le 24 avril de cette année (deux jours avant la Journée mondiale de la propriété intellectuelle), la Cour de propriété intellectuelle de Beijing a tenu une conférence de presse pour discuter de la manière dont il traitera les dépôts de mauvaise foi à l'avenir.
En particulier, la Cour a réglé les critères de jugement que les juges devraient prendre en compte lors de l'examen des affaires de déclaration de mauvaise foi pour éviter les obstacles aux «demandeurs légitimes» (c'est-à- dire les victimes de demandes de marques de commerce préventives ou de mauvaise foi).
À la suite de la conférence de presse, la Cour de propriété intellectuelle de Beijing a publié, en mai,
18 cas de ce qu'il considérait comme typique des dépositions de marques de mauvaise foi,
notamment:
● Marques bien connues déposées par un agent
● Le dépôt d'une marque antérieure utilisée avec réputation
● Dépôt massif de marques commerciales sans intention d'utilisation
● Le dépôt du nom personnel d'une célébrité
Cas de note
Il convient de souligner en particulier les cas décrits comme le «dépôt massif de marques
commerciales sans intention d'utilisation». Ces enregistrements sont maintenant interdits par
l'article 44 de la nouvelle loi sur les marques et l'article 24 de la Disposition publiée comme
enregistrements: «obtenu par d'autres moyens illégitimes»:
Article 44 de la loi sur les marques: «Une marque déposée est déclarée invalide par le bureau des marques si elle viole l'article 10, l'article 11 ou l'article 12 de la présente loi, ou son enregistrement est obtenu par des moyens frauduleux ou illégitimes. D'autres entités ou particuliers peuvent demander au conseil d'examen et de jugement de la marque de déclarer invalide la marque déposée susmentionnée.
Article 24 de la Disposition: «En ce qui concerne ceux qui perturbent l'ordre d'enregistrement de la marque, nuisent aux intérêts publics, exploitent incorrectement les ressources publiques ou font des gains illicites en utilisant des moyens autres que la fraude, la Cour peut décider qu'elle relève de " autre illégitime veux dire".
Les cas qui relèvent de cette description comprennent:
● Victoria's Secret v Qing Peng Cosmetic Ltd
Qing Peng Cosmetic Ltd a enregistré la marque (n ° 9924701) dans la classe 3 en 2012. En 2014, Victoria's Secret, qui produit le parfum Sheer Love, a déposé une déclaration d'nvalidation contre l'inscription. La déclaration a d'abord été rejetée par l'Adjudication et le Conseil de la marque chinoise (TRAB). Cependant, la marque a été annulée avec succès lors de la procédure de recours devant le tribunal de Beijing pour la propriété intellectuelle.
Dans sa décision, le tribunal a conclu que le déposant de la marque avait déposé plus de 700 marques et vendu certaines d'entre elles après l'inscription. Parmi ces enregistrements, plus de 100 oppositions et 20 déclarations d'invalidations ont été déposées par Victoria's Secret alléguant une infraction.
Le tribunal a trouvé pour Victoria's Secret, statuant que les enregistrements de masse de Qing Peng Cosmetic Ltd constituaient «d'autres moyens illégitimes» et nuisaient à l'intérêt public et exploitaient de manière inappropriée les ressources publiques.
● Shiseido Co Ltd contre M. Ma Wanchun
M. Ma Wanchun a enregistré la marque de commerce (no: 5086142) en classe 26 en 2005. En 2009, Shiseido , Propriétaire de la marque 怡丽丝尔 ELIXIR (enregistrée dans de nombreuses classes) a déposé une déclaration d'invalidation contre cette marque. La déclaration a d'abord été rejetée par TRAB mais, en appel, la Cour de propriété intellectuelle de Beijing a annulé la note.
Dans ce cas, le tribunal a constaté que M. Ma Wanchun avait non seulement déposé la marque en question, mais aussi plus de 50 marques, y compris de nombreuses autres marques réputées telles que 杜莎 夫人 (Marie Tussaud), etc.
Le tribunal a estimé que, même si les preuves présentées par Shiseido n'étaient pas suffisantes pour prouver que sa marque est bien connue et bénéficié d'une protection de classe croisée, l'activité de M. Ma Wanchun relève encore de «d'autres moyens illégitimes» puisqu'il a copié d'autres personnes usées et réputées Marques, et les a enregistrées dans différentes classes sans l'intention d'utiliser.
● Goat-EE Co Ltd v France Oushang International Group Co Ltd
Une entreprise chinoise appelée France Oushang International Group Co Ltd (enregistrée à Hong Kong) a enregistré la marque (no: 13014848) dans la classe 25 en 2014. En 2015, la société japonaise Goat-EE, propriétaire de la marque SAKAYORI a déposé une déclaration d'invalidation Contre la marque. La déclaration a été confirmée par TRAB.
La Cour de propriété intellectuelle de Beijing a confirmé l'annulation de la marque enregistrée et a constaté que, outre la marque contestée, le demandeur avait enregistré de nombreuses autres marques commerciales très similaires aux marques de commerce étrangères, par exemple: "TATOOSH" dans la classe 18; "碧丝黛丽 B.STYLISH", "卡门 法拉 CARMEN CINEFRA", "朱 丽尔敦 JULIET DUNN", "斯法尼卡雷拉 STEFANIA CARRERA", "Ñ NICOLAS & MARK", "弗曼诺伊 HUMANOID" dans la classe 25; Et "KENZO" dans la classe 20. Il a également accepté la preuve que le candidat avait l';intention de vendre ces marques.
Une avancée majeure
Dans ces décisions, la Cour de propriété intellectuelle de Pékin a estimé que ces dépôts de mauvaise foi ne violent pas seulement les droits des entités légitimes sur le marché, mais violent également le principe de bonne foi dans la demande d'enregistrement de marque et d'utilisation de marques.
Toutes ces décisions montrent que des progrès importants sont réalisés dans la lutte contre les déclarations de marques de mauvaise foi et que le tribunal de la Chine en matière de propriété intellectuelle a franchi une étape importante dans la lutte contre ces actes.
Zhengnan Gong est Juriste en Propriété Intellectuelle aux bureaux de Novagraaf à Paris. Elle est spécialisée dans le droit chinois de la propriété intellectuelle et a été admise au Barreau chinois en 2008.